# A씨가 운영하는 커피전문점은 조그만 동네가게에서 시작해 지금은 가맹점이 수십 개가 넘을 정도로 크게 성장했다. 처음에는 동네 손님들이 편하게 찾아와 커피 한잔의 여유를 즐길 수 있도록 하자는 뜻에서 시작했는데, A씨의 열정과 커피의 맛, 그리고 매장의 편안한 분위기에 반한 손님들이 창업을 문의해 오면서 A씨는 하나 둘 가맹점을 내주기 시작했다.

주변의 호응이 많아지자, A씨는 자신의 상호를 건 프랜차이즈 사업을 고려하여 상표출원을 했는데, 막연히 등록되리라 생각했던 것과 달리 수개월이 지난 후에 특허청으로부터 자신의 상호명과 유사한 선행상표가 있다는 이유로 등록이 불가하다는 통보를 받게 됐다.

A씨가 처음 개업해 상호를 사용한 시점이 선행상표보다 앞서기 때문에 A씨가 직접 운영하는 매장은 선사용권에 의해 보호될 수 있기는 하지만, 그 이후에 사용한 가맹점주들은 선행상표의 상표권자로부터 상표권 침해 경고를 당할 수도 있는 곤란한 처지에 놓이게 됐다.

위와 같은 상황은 주변에서 흔히 볼 수 있는데, A씨가 처한 사정은 처음 매장 상호를 만들 때 상표검색을 통해 타인의 상표권을 침해할 우려가 없는지 미리 확인했다면 피할 수 있었을 것이다. 법률상 상표권의 효력은 동일한 상표 뿐만 아니라 유사한 상표에도 그 권리가 미치게 되므로, 상표출원을 하기 전에 동일한 상표 뿐만 아니라 유사한 상표가 없는지도 미리 확인해야 한다. 나아가 사용할 표장(기호, 문자, 도형, 입체적 형상 또는 이들의 결합과 거기에 색채를 결합한 것)의 유사여부 뿐만 아니라 지정상품(또는 지정서비스업)의 유사여부도 확인해야 한다.

상표검색은 특허청이 제공하는 데이터베이스를 통해 일반인도 쉽게 접근할 수 있지만, 상표의 유사여부 및 지정상품의 유사여부를 판단하는 기준에 대한 정확한 이해가 요구되고 또한 면밀한 분석이 필요하다.

처음 창업하는 사람들의 대부분은 자금 사정이 좋지 못하므로, 자신이 직접 찾아보는 경우가 많다. 앞서 소개한 사례의 A씨도 이에 해당하는데, 결과적으로 보면 처음 시작할 때 전문가에게 맡겨서 자문을 구했더라면 오히려 아주 적은 비용으로 문제를 해결할 수 있었을 것이다.

A씨는 결국 전문가의 도움을 받아 그간의 사정과 여러 정황을 면밀히 분석한 후, 소송을 통해 선행상표의 등록을 취소하고 처음 사용한 상호에 대한 상표권을 등록받을 수 있었다. 그렇지만 A씨가 자신의 상호에 대해 등록된 상표권을 취득하는 데까지는 훨씬 더 많은 시간과 비용이 들었음은 물론이다.

국제특허 맥 정승훈 변리사 | shjung@macpat.net