경기도 광주에 소재한 작은 금속구조물 자재 공급업체를 운영하는 박영수 씨는 2011년 논두렁 형성용 조립식 블록을 특허 출원했습니다. 흙으로 만드는 기존 논두렁을 대체하기 위해 논두렁 형성용 조립식 블록을 만든 것입니다. 논두렁 형성용 조립식 블록은 하부가 지면에 묻혀 고정되고, 상면에는 사람이 다닐 수 있도록 일정 폭을 가지는 블록 본체와 다른 블록과 본체 사이의 누수를 방지하기 위해 형성된 씰링 부재로 구성된 제품입니다. 박영수 씨는 이 특허발명에 대하여 타 업체가 특허권을 침해하는 것으로 판단했습니다. 이에 특허침해금지 소송을 청구하거나 손해배상까지도 청구할 수 있는지 여부를 자문하기 위해 중소기업중앙회 노란우산공제 소기업·소상공인 경영지원단의 문을 두드리게 되었습니다.

상담을 맡은 최정우 변리사는 특허 내용과 타 업체의 제품을 꼼꼼히 살펴보고 자문에 임했습니다. 먼저 박 대표의 논두렁 형성용 조립식 블록은 사람이 다닐 수 있도록 상단 폭을 넓히고 이를 토대로 각 측면에 홈이 파여 있고, 각 논두렁 블록을 연결할 수 있는 볼트 너트의 연결부와 각 구멍이 있고, 각 이음새마다 실린제를 통해서 물이 새지 않도록 조치를 취하는 것을 기술적 특징으로 하고 있습니다. 특허는 2011년에 등록되었습니다.

그리고 타 업체에서 발명했다고 주장하는 제품은 사람이 다닐 수 있도록 폭을 넓히고, 홈이 파여 있고, 각 논두렁 블록을 연결할 수 있도록 볼트나 너트 조립 구멍이 뚫려 있습니다. 타 업체의 제품을 확인해 보았을 때, 논두렁 블록은 대체로 위에는 좁고 밑에는 넓고, 사람이 다닐 수 있도록 조립되어 있고, 위에서 밑으로 고정핀이 밖에 없다고 보이는 형태였습니다. 최정우 변리사가 특허의 청구범위와 대상 제품을 상세히 검토한 결과 타업체의 제품은 특허 침해의 가능성이 있었습니다.

특허 침해에 따른 박 대표의 권리행사 절차는 민사상 구제절차와 형사상 고소 절차로 나누어 강구할 수 있습니다. 민사상 및 형사상 법적 조치를 취하기 전에 먼저 침해자에게 침해중지 및 손해배상을 요구하는 경고장을 발송하는 것이 선행되어야 합니다. 만약 경고장을 받고도 침해중지 및 손해배상 요구에 응하지 않을 때에는 민사상 가처분소송을 제기할 수 있으나, 특허권자가 특허를 사용하여 사업을 하고 있지 않을 때에는 가처분이 인용되지 않을 가능성이 큽니다. 또한 침해중지 및 손해배상을 요구하는 본안소송을 제기할 수 있습니다. 형사상으로는 침해자를 특허침해죄로 고소할 수 있습니다. 이에 대해 침해자는 방어의 수단으로 특허권자의 특허를 침해하지 않는다는 취지의 소극적 권리 범위 확인 심판이나 특허권자의 특허가 무효라는 무효심판을 특허심판원에 제기할 가능성이 큽니다.

결론적으로 박 대표는 먼저 침해 업체로 경고를 보내어 특허침해 중지를 청구하거나 손해배상 청구를 할 수도 있지만, 한 가지 문제가 있었습니다. 실제 박 대표의 회사에서 특허 발명 제품인 논두렁 형성용 조립식 블록을 생산하거나 판매하고 있지 않았던 것입니다. 따라서 최정우 자문위원이 보기에는 실제로 생산과 판매를 진행한 후에 내용증명 및 추가 조치들을 취해야 할 것으로 판단했습니다. 그렇지 않다면 타 업체와 라이센스 계약을 체결하는 대안도 제시해주었습니다.

박영수 대표는 이번 상담으로 큰 도움을 받았다고 소감을 말합니다. “어렵게 발명했고 특허 출원하는데도 3년이 넘는 시간이 걸렸는데, 타 업체에서 저희 회사에는 일언반구 없이 그대로 베껴가는 걸 보고도 어떻게 할지 몰라서 발만 구르고 있었는데요. 혹시 타 업체에서 베껴간 행태가 애매하게 법망을 피해가는 정도 아닐까, 발명한 제가 볼 때는 명백히 제 아이디어인데 남들은 아니라고 하면 어떡할까 고민이 많았습니다. 다행히도 변리사님이 특허 침해가 맞는다는 쪽으로 말씀해주셔서 이후의 조치들을 생각하는데 자신감이 많이 생겼습니다. 지금 우리 회사 상황이 어려워서 이 제품을 만들어 팔지 못하고 있는데, 일단 어떻게든 생산을 해야 한다는 결론도 얻었고요. 중소기업중앙회 노란우산공제 소기업·소상공인 경영지원단에서 이렇게 질 높은 자문을 해주셔서 감사드립니다. 앞으로도 어려움 있을 때 자주 찾게 될 것 같습니다.”

분야 : 지식재산
상담자 : 박영수(가명) 대표
자문위원 : 최정우 변리사

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