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특허출원, 제품기능보단 특허효과 부각을

# 이중석쇠와 관련한 신용신안등록출원을 직접 진행하던 A씨는 특허청으로부터 발명의 내용이 무엇인지 모르겠다는 취지로 거절결정을 통보받았다. 나름 특허 취득을 위해 열심히 준비했다는 A씨는 당최 거절된 이유를 모르겠다며 사무실로 찾아왔다.

발명자들은 자신들이 창작한 발명에 대한 자부심이 매우 강한 특징이 있다. 또한 발명자들 중 일부는 자신이 창작한 발명은 자신이 가장 잘 안다고 생각해서 특허명세서도 자신이 직접 작성하고 출원도 자신이 직접 하는 것이 좋다고 생각하기도 한다.

위의 사례를 적용해보자면, 발명자는 자신이 발명한 이중석쇠를 그대로 도면으로 잘 그렸기 때문에 도면 자체에 큰 하자는 없었다. 다만 자신이 창작한 이중석쇠의 효과를 부각시키는데 지나치게 몰두해 특허로 인한 효과가 어떻게 발휘되는지에 대한 설명이 부족했던 점이 가장 큰 거절 이유였던 것으로 판단됐다.

또 명세서에 기재된 효과들 중에는 도면에 도시된 구성으로는 결코 발휘될 수 없는 효과도 있었다. 변리사의 질문과 발명자의 대답, 그리고 불명확하거나 모순된 부분에 대한 거듭된 질문과 발명자의 해명으로 긴 상담이 이어졌다. 이러한 긴 상담 끝에 결국 필자는 발명의 내용을 완전히 파악할 수 있었다. 나아가 발명자가 잘못 이해하고 있던 부분도 수정하고, 발명자가 미처 생각하지 못했던 특징까지 부가하여 도면을 수정할 수 있었다.

이후 수정된 도면에 부합되게 청구항 및 발명의 상세한 설명을 작성해 거절결정된 선출원에 기초한 우선권을 주장해 특허출원을 실시했다. 다행스럽게도 새로 출원한 특허는 단 한번의 거절이유도 통지되지 않고 곧바로 등록돼 발명자로부터 감사의 인사를 받았던 기억이 있다.

이처럼 대부분의 발명자들이 발명의 구성을 자세히 설명하기 보다는 효과의 설명에 치중하는 경향을 보인다. 따라서 특허명세서를 작성할 경우에는 발명의 효과만을 과도하게 기재하는 것이 아니라 구성을 명확하게 기재하는 것이 바람직하며, 여의치 않을 경우에는 변리사의 도움을 받는 것도 좋은 방법이다.

중소기업뉴스팀 │ sbnews@kbiz.or.kr